Комментарий к Постановлению Пленума ВС РФ об интеллектуальной собственности. Часть 2 – взыскание компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак

Пусть и спустя полгода, но я-таки продолжаю серию комментариев к Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – «Постановление Пленума»). 1-я часть тут. Да, ощущение новизны уже прошло, многие коллеги уже несколько раз прочли и обдумали нужные им положения из постановления, но это и хорошо – теперь можно взвешенно и содержательно всё обсудить. Итак, приступим.

1. Определение размера компенсации от 10 000 до 5 000 000 рублей.

Верховный Суд РФ уточнил перечень обстоятельств, которые должны учитывать суды при определении размера компенсации (п. 62 Постановления Пленума), по сравнению с перечнем, содержавшимся в п. 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 (далее – «Постановление № 5/29»).

Для удобства читателя привожу оба перечня. Вот перечень из п. 43.3 Постановление № 5/29:

«характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя».

А вот и новый перечень:

«обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя».

Понимаю, что из п. 43.3 Постановления № 5/29 и п. 62 Постановления Пленума прямо следует, что перечень обстоятельств, которые должны учитывать суды, является открытым (использовано вводное слово «в частности»). И в этой связи ожидаю комментарии вроде «и раньше так можно было», «это и так было ясно», «можно было определить путём толкования». Могу согласиться. При этом, как практикующий юрист, несколько раз судившийся у судей, которые впервые в жизни рассматривали дела о защите исключительного права на товарный знак, убеждён, что никакие уточнения и примеры не могут быть здесь лишними. Слишком абстрактен, слишком оценочен и туманен вопрос о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков, чтобы полагаться при его решении только на общие рассуждения и максимально абстрактные разъяснения.

И также понимаю, что прямо перечисленные обстоятельства могут восприниматься конкретными судьями как обстоятельства, которые нужно устанавливать при определении размера компенсации, а прямо не поименованные обстоятельства – как те, которые устанавливать не нужно. Иными словами, чем конкретнее и понятнее список обстоятельств, которые нужно установить для определения размера компенсации, тем проще работать с перегруженными, неопытными в области IP, ленивыми, незаинтересованными или негативно настроенными к правообладателю судьями.

Так вот. С одной стороны, ВС РФ действительно уточнил некоторые ранее сформулированные критерии с помощью примеров. Так, при определении характера допущенного нарушения ВС РФ предлагает учитывать, в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.

Вместо «степень вины» ВС РФ теперь предлагает устанавливать «наличие и степень вины нарушителя», и делать это с учётом следующего — носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно.

Эти уточнения явно проистекают из эпохальных Постановлений Конституционного Суда РФ от 13.02.2018 № 8-П и 13.12.2016 № 28-П о параллельном импорте и о возможности снижения компенсации за незаконное использование объектов интеллектуальных прав ниже низшего предела.

Эти уточнения мне не кажутся идеальными. Характер нарушения зависит от того, является ли спорный товар оригинальным (параллельный импорт) или контрафактным. При этом степень вины также зависит от характера нарушения. Но очевидно ведь, что введение в оборот оригинального товара, ввезённого в рамках параллельного импорта, и введение в оборот контрафактного товара могут совершаться с одинаковой степенью вины. Но это, скорее, схоластика. Из этих уточнений всё же достаточно ясно следует вывод, что компенсация должна взыскиваться в большом размере за неоднократную реализацию контрафактной продукции, носящую грубый характер. Невиновная же однократная поставка оригинальной продукции (параллельными импорт) должна караться значительно менее строго.

С другой стороны, появились новые критерии: обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя.

Я горячо приветствую первое уточнение – чем известнее товарный знак, тем выше его узнаваемость среди потребителей, тем выше вероятность смешения и тем больше выгода, которую получает нарушитель от незаконного использования известного товарного знака. Поэтому и ответственность в этом случае должна быть выше.

К другим обстоятельствам, связанным с объектом нарушенных прав, можно отнести обстоятельства, которые оценивает суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения (п. 162 Постановления Пленума):

• используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;
• длительность и объем использования товарного знака правообладателем;
• степень известности, узнаваемости товарного знака;
• степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);
• наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

Здесь можно также учитывать п. 7. 3 Приказа Роспатента от 24.07.2018 № 128, в котором приведён перечень обстоятельств, которые могут усиливать или снижать вероятность смешения товарных знаков потребителем:

• высокую различительную способность товарного знака;
• высокую репутацию товарного знака;
• графическое тождество или сходство до степени смешения шрифтового исполнения сравниваемых товарных знаков.

Можно заключить, что чем выше степень смешения и чем «хуже» обстоятельства использования чужого товарного знака, например, использован известный товарный знак с высокой репутацией, использовавшийся правообладателем в России много лет в отношении товаров низкой ценовой категории, тем выше должна быть и ответственность нарушителя.

Второй из этих новых критериев также явно «списан» из Постановления Конституционного Суда РФ от 13.12.2016 № 28-П. В этом постановлении вопрос о существенности части хозяйственной деятельности входил в сложный юридический состав, который позволял снижать компенсацию ниже низшего предела. Теперь же этот критерий нужно применять при взыскании любого вида, хотя, наверное, это можно было делать и раньше, ссылаясь на прямое действие позиций Конституционного суда РФ (последний абзац ст. 79 ФКЗ «О конституционном суде»). Сам я сначала толковал это постановление очень узко — что оно применяется только к тому фактическому составу, который в нём описан.

Мне пока не удалось найти в судебных актах внятного ответа на вопрос о том, когда использование чужих объектов интеллектуальных прав является существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя. Хотя один очевидный пример можно сразу привести – 70% всей выпускаемой (продаваемой) нарушителем продукции составляют контрафактные товары.

Но такие однозначные случаи будут встречаться нечасто, правообладателям придётся чаще сталкиваться с менее однозначными ситуациями. Например, нарушитель выпускает разные виды одежды (специализируется на одежде) и вдруг начинает производить контрафактные трусы, доля которых в общем объёме производства (продаж) нарушителя составляет 5%. Что тут будет существенно? То, что нарушитель работает на рынке одежды, специализируется на ней и поэтому любая произведённая им контрафактная одежда будет существенной частью его хозяйственной деятельности? Или же существенность определяется исключительно долей контрафактной продукции в общем объёме производства (продаж) нарушителя? Если второе, то какой объём будет признаваться существенным, 50% и выше?

Я склоняюсь к следующему подходу – для производителя (продавца) одежды производство (продажа) любого количества контрафактной продукции будет являться существенной частью его хозяйственной деятельности в силу его специализации и знания соответствующего рынка. Для продавца (производителя) разнородных товаров значение будет иметь доля контрафактных товаров в общей доле производства (продаж), и порог существенности я бы установил на 20%, поскольку мало какой из предпринимателей скажет, что 20% от оборота (объёма продаж) для него является несущественным.

Косвенное подтверждение моей позиции содержится в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 09.07.2019 № С01-488/2019 по делу № А05-9282/2018, в котором суд согласился с законностью снижения компенсации ниже низшего предела, в частности указав, что

«предприниматель не специализируется на продаже товаров с незаконным воспроизведением товарных знаков или иных объектов исключительных прав и торговля такими товарами не составляет существенную часть его предпринимательской деятельности».

Я сначала подумал, что здесь идёт речь о специализации как об основном виде деятельности нарушителя, основном виде реализуемых им товаров, но внимательно вчитавшись в эту фразу понял, что суд только имел это в виду, но на самом деле написал глупость – написал он о специализации нарушителя на продаже контрафакта. Много ли вы найдете таких компаний, который занимаются только реализацией контрафакта?

Но наиболее интересной мне показалась замена «вероятные убытки правообладателя» на «вероятные имущественные потери правообладателя». Казалось бы, это изменение также должно было быть внесено на основе уже упомянутых разъяснений Конституционного Суда РФ. Но ни в постановлении от 13.12.2016 № 28-П, ни в постановлении от 13.02.2018 № 8-П ничего об имущественных потерях не говорится.

Происхождение и цель этого изменения мне не ясны, но видимо, оно направлено на расширение возможностей правообладателей в обосновании размера компенсации. Как я понимаю, понятие имущественных потерь шире понятия «убытки» и включает имущественные потери, не подпадающие под определение убытков согласно ст. 15 ГК РФ. Таким образом, имущественными потерями могут быть потери, не отвечающие всем признакам убытков, например, потери, не находящиеся в причинной связи между поведением нарушителя и подлежащими возмещению потерями (как например потери согласно ст. 406.1 ГК РФ, см. п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7).

Если моё понимание верное, то я не могу пока представить, как это будет работать на практике. В делах о защите исключительного права есть объективные сложности с расчётом и доказыванием «классических» убытков, о чём, прямо написано в Постановлении Конституционного Суда РФ от 13.12.2016 № 28-П:

«В силу значительной специфики объектов интеллектуальной собственности, обусловленной их нематериальной природой, правообладатели ограничены как в возможности контролировать соблюдение принадлежащих им исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации третьими лицами и выявлять допущенные нарушения, так и в возможности установить точную или по крайней мере приблизительную величину понесенных ими убытков (особенно в виде упущенной выгоды), в том числе если правонарушение совершено в сфере предпринимательской деятельности».

Именно по этой причине и был введён институт компенсации, для взыскания которой не требуется доказывать размер убытков. И это всё следует помножить на практические сложности с доказыванием убытков по любым видам нарушений. Таким образом, предоставление правообладателям возможности обосновывать размер компенсации вероятным размером имущественных потерь, не являющихся убытками, может показаться сейчас прорывным только в теории. Судам сначала нужно «научиться» учитывать в делах о взыскании компенсации вероятный размер убытков и определять их размер с достаточной степенью допущений и предположений (100% точный размер доказывать не нужно даже для прямого взыскания убытков), а уже потом переходить к расчёту вероятного размера иных имущественных потерь.

И последнее – как Вы давно уже заметили, уважаемые читатели, в п. 43.3 Постановления № 5/29 и п. 62 Постановления Пленума речь идёт не просто об убытках или имущественных потерях, а о вероятных убытках и имущественных потерях. Я опять же не нашёл ни одного судебного акта, где бы разъяснялось, чем вероятные убытки отличаются от «обычных» убытков. В нескольких судебных актах, где этот вопрос затрагивался, суды словно не замечали слово «вероятный» либо не придавали ему специального значения.

Вот, например, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16.08.2017 № С01-698/2016 по делу № А53-26274/2015, в котором вероятные убытки фактически рассматриваются как обычные убытки:

«Коллегия судей соглашается с доводом истца о том, что в силу вышеприведенных правовых норм и правовых позиций высшей судебной инстанции наличие у правообладателя фактических убытков не является условием для взыскания с нарушителя компенсации за незаконное использование товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения. Вместе с тем наличие или отсутствие таких убытков на стороне правообладателя и их размер подлежат учету и правомерно учтены судом апелляционной инстанции при определении размера компенсации».

Как нетрудно догадаться, апелляционный суд имел в виду размер «обычных» убытков, а не размер вероятных убытков:

«Так же апелляционный суд учел отсутствие сведений о фактически понесенных истцом убытках от использования ответчиком спорного обозначения. В частности апелляционный суд указал, что согласно выводам суда первой инстанции истец, заявляя максимальный размер компенсации, не представил доказательств причинения либо возможности причинения ему убытков на заявленную сумму».

В Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 09.09.2016 № С01-705/2016 по делу № А53-30953/2015 суд упомянул возможные убытки истца (возможные можно в этом случае считать синонимом слову вероятные), но не разъяснил, чем являются эти самые возможные убытки:

«Как указал суд апелляционной инстанции, истцом не были представлены доказательства негативных последствий нарушения ответчиком исключительного права на спорный товарный знак, в том числе возможных убытков, которым была бы соразмерна заявленная сумма компенсации — 5 000 000 руб. Из представленных истцом реестров договоров не следует обусловленность уменьшения доходов истца фактом использования ответчиком фирменного наименования».

В Постановлении Конституционного Суда РФ от 13.12.2016 № 28-П речь идёт о самых обычных убытках, не о вероятных убытках:

«если размер подлежащей выплате компенсации, исчисленной по установленным данными законоположениями правилам с учетом возможности ее снижения, многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом что эти убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком)»

В Постановлении Конституционного Суда РФ от 13.02.2018 № 8-П также упомянуты убытки без всяких вероятностей:

«при ввозе поддельных товаров, маркированных товарным знаком, правообладатель этого товарного знака не только несет убытки в виде упущенной выгоды, которую он мог бы получить от ввоза законно выпущенных товаров, но и претерпевает серьезные репутационные риски, связанные с несоответствием товара ожидаемым характеристикам и требованиям потребителей

… не допускать взыскания такой же по размеру компенсации, как при ввозе (реализации) поддельной продукции, если это не повлекло для правообладателя убытков, сопоставимых с убытками от использования товарного знака на поддельной продукции».

Как это понимать? Вероятные убытки = убытки? Такой подход мне кажется странным с юридико-технической и логической точек зрения. Введение дополнительного квалифицирующего признака (а слово «вероятные» именно им и является) не должно игнорироваться правоприменителем и не должно допускаться без специальных на то причин законодателем (понимаю, что это не про современную Государственную Думу, но всё же). Коль скоро дополнительный признак введён, то суды должны выяснить, чем отличаются вероятные убытки от обычных убытков и чем, соответственно, отличается порядок доказывания вероятных убытков от доказывания убытков обычных.

Необходимость такого уточнения (не просто убытки, а убытки вероятные) продиктовано уже упомянутой мной сложностью с доказыванием убытков в делах о нарушении исключительного права на товарный знак. И странно было бы, да и непоследовательно сначала признавать невозможность точного расчёта убытков в таких делах и освобождать правообладателя от доказывания убытков, а затем в разъяснениях о взыскании компенсации требовать от правообладателя противоположного – доказывать размер убытков, чтобы обосновать соразмерность заявленной суммы компенсации совершённому нарушению.

Неслучайность появления уточнения «вероятный», его важность и значение для взыскания компенсации хотя бы косвенно подтверждается тем, что он был сохранён в п. 62 Постановления Пленума. В нескольких своих делах о взыскании компенсации я пробовал объяснить значение термина «вероятный» следующим образом. «Вероятный» означает пониженный стандарт доказывания размера убытков по сравнению с делами о взыскании убытков «обычных». Стандарт доказывания убытков установлен в п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» — размер подлежащих возмещению убытков должен быть установлен с разумной степенью достоверности. По смыслу пункта 1 статьи 15 ГК РФ в удовлетворении требования о возмещении убытков не может быть отказано только на том основании, что их точный размер невозможно установить. В этом случае размер подлежащих возмещению убытков определяется судом с учетом всех обстоятельств дела, исходя из принципов справедливости и соразмерности ответственности допущенному нарушению.

Таким образом, при доказывании вероятных убытков (имущественных потерь) должен действовать ещё менее строгий стандарт доказывания – тут можно применять том самый баланс вероятностей из системы общего права. Если суду покажутся убедительными пусть даже приблизительные расчёты истца, то он должен принимать их в качестве доказательств вероятных убытков (имущественных потерь). Но ни в одном из моих дел суды не вникали в эти тонкости и никак не отражали их в решении, даже если взыскивали компенсацию в заявленном размере.

Попробовал я найти разъяснения из смежных отраслей права, но и там мало чего оказалось практически полезного. В ГК РФ термин «вероятные убытки» не используется, но в п. 1 ст. 944, п. 1 и п. 3 ст. 962 ГК РФ я обнаружил его брата-близнеца – «возможные убытки». Возможный размер убытков также упоминается как один из критериев для определения несоразмерности неустойки[1].

Да, я знаю, что нормы о неустойке не применяются к отношениям по взысканию компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак (ни напрямую, ни по аналогии), о чём ВАС РФ высказывался дважды[2]. Трудно при этом не заметить, что размер заявленной истцом компенсации и соразмерность неустойки рассчитываются по схожим, пусть и не во всём совпадающим правилам — компенсацию во некоторых случаях тоже снижают только по заявлению ответчика, истец не должен доказывать наличие убытков и их размер, учёт убытков при определении соразмерности неустойки и компенсации. В любом случае, судебная практика по определению явной несоразмерности неустойки за счёт значительного превышения суммы возможных убытков могла бы быть применена для определения вероятных размеров имущественных потерь правообладателя в спорах о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака.

Никакой детальной проработки этого вопроса в судебной практике я не обнаружил. Однако некоторые выводу из неё сделать всё же возможно. Так, из недавней практики по этому вопросу можно обратить внимание на Определение Верховного Суда РФ от 10.04.2018 № 16-КГ17-59, в котором указано, что при применении ст. 333 ГК РФ определенный судом размер сниженной неустойки должен быть сопоставим с возможными убытками кредитора и не допускать извлечения нарушившим договор должником преимущества из своего незаконного поведения.

Верховный суд РФ также разъяснил, что при оценке степени соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства суд должен исходить из того, что ставка рефинансирования, являясь единой учетной ставкой Центрального банка РФ, по существу, представляет собой наименьший размер имущественной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного обязательства.

Похожие разъяснения содержатся в п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации», в который подробно рассматривается соотношение между размером возможных убытков, размером неустойки и учётной ставкой Банка России. Таким образом, суды определили базовую величину размера убытков в виде учётной ставкой Банка России, в сравнении с которой суды могут в каждом конкретном случае оценить соразмерность конкретной суммы заявленной неустойки.

Такой подход согласуется с общей нормой о взыскании убытков за нарушение обязательств (п. 3 ст. 393 ГК РФ), согласно которой при определении убытков принимаются во внимание цены, существовавшие в том месте, где обязательство должно было быть исполнено, в день добровольного удовлетворения должником требования кредитора, а если требование добровольно удовлетворено не было, — в день предъявления иска.

Однако такой подход к определению возможных убытков (установление общепринятого минимального размера убытков) вряд ли применим к взысканию компенсации за незаконное использование чужого товарного знака, что и показывает существенную разницу между этими правовыми институтами. Деньги, в общем, имеют одинаковую ценность и можно определить минимальный размер убытков от их незаконного использования, тогда как товарный знак товарному знаку рознь. Минимальные убытки от незаконного использования товарного знака Apple или Роснефть в среднем будут явно выше, чем убытки от использования товарного знака владельца мелкого бизнеса.

Таким минимальным или стандартным размером убытков в делах о нарушении исключительного права на товарный знак может быть цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Однако в пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ установлен самостоятельный вид компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. И определение одного вида компенсации через другой вид не упрощает задачу, а только усложняет её. Да и какой правообладатель будет взыскивать компенсацию в размере от 10000 до 5000000 рублей, если ему будет известна цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, и если её двукратный размер превышает 5000000 рублей, либо её не превышает, но составляет достаточно приемлемую сумму, чтобы освободить правообладателя от необходимости доказывать другие обстоятельства, которые суд должен учитывать при определении размера компенсации от 10000 до 5000000 рублей. Но важнее здесь другое — далеко не для всех товарных знаков возможно определить такую цену.

Поэтому ждём дальнейших разъяснений судебной практики о природе вероятных убытков, в частности о требованиях к доказыванию их размера. Я между тем продолжу твердить в своих делах, что вероятный размер убытков значит пониженный стандарт их доказывания.

2. Взыскание компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

Тут в целом всё достаточно ясно. Согласно абзацу 2 п. 61 Постановления Пленума правообладатель, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие количество экземпляров (товаров) и их цену.

Также достаточно ясно и разъяснение в последнем абзаце п. 61 Постановления Пленума: при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам.

Некоторое оживление среди IP общественности вызвало последнее предложение абзаца 2 п. 61 Постановления Пленума: «В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц». Многие юристы надеются, что это повысит вероятность истребования доказательств у ответчиков и хотя бы несколько облегчит доказывание двукратного размера стоимости контрафактных экземпляров.

Пока кардинальных изменений здесь не видно, да и меня смущает формулировка «истец вправе», а не «суд обязан», — истец и раньше был вправе заявлять такие ходатайства на основании общих положений АПК РФ, важнее было разъяснить, как такие ходатайства должен рассматривать суд и обязать его удовлетворять их чаще. Но, думаю, что прошло слишком мало времени, чтобы оценить влияние этого разъяснения на практику. Думаю, что через год-два это станет яснее, особенно когда будет рассмотрено какое-нибудь громкое дело о взыскании большой суммы компенсации и будет применена именно эта позиция.

Не решён в Постановлении Пленума гораздо более важный вопрос – вопрос о возможности снизить компенсацию в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), когда истец смог доказать количество контрафактных экземпляров (товаров) и их цену, но заявленная сумма ни с чем не сообразна, например, правообладатель требует взыскать сто миллиардов рублей (хотя тут можно представить ситуации, когда и такая сумма будет адекватной совершённому нарушению).

Поэтому приходится руководствоваться в этом вопросе судебными актами «меньшей юридической силы». Суд по интеллектуальным правам и Верховный суд РФ занимают по этому поводу последовательную позицию на протяжении последних трёх лет.

Во-первых, Суд по интеллектуальным правам во многих своих постановлениях[3] повторяет, что компенсация в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, является «единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом».

Какой бы ни была странной эта позиция, – мне кажется, что компенсация в двукратном размере стоимости товаров может быть только максимальной, — эта позиция была принята с очевидной целью распространить правила, сформулированные в Постановлении Конституционного Суда РФ от 13.12.2016 № 28-П, на снижение компенсации в двукратном размере стоимости товаров (стоимости права использования).

А позиция Конституционного суда была распространена на снижение всех видов компенсации ниже низшего предела вскоре после вынесения Постановления КС РФ в Определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 25.04.2017 № 305-ЭС16-13233 по делу № А40-131931/2014:

«Суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости, должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами».

Исходя из основных начал гражданского законодательства, а именно признания равенства участников регулируемых им отношений (статья 1 ГК РФ), учитывая правовую позицию, определенную в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П, в частности пункты 3.1, 3.2 и 4, определение с учетом фактических обстоятельств конкретного дела общего размера компенсации ниже минимального предела, установленного данными законоположениями, может быть применена не только к индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, но и юридическим лицам».

В дальнейших судебных актах Верховного суда РФ эта позиция многократно повторялась и уточнялась, например, в Определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 10.01.2019 № 310-ЭС18-16787 по делу № А36-16236/2017 указано:

«При установлении размера компенсации, рассчитанного на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, снижение размера компенсации ниже установленных законом пределов (в том числе рассчитанной двойной стоимости права использования товарного знака) возможно лишь в исключительных случаях (с учетом абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П «По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края» (далее — постановление N 28-П) и лишь при мотивированном заявлении об этом ответчика».

Не менее красноречиво высказывался об этом и Суд по интеллектуальным правам, например, в Постановлении от 05.09.2019 № С01-758/2019 по делу № А28-11997/2018:

«При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе, обосновывая такое снижение лишь принципами разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения».

Соответственно, если Истец доказал заявленную им сумму компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных товаров (стоимости права использования), а Ответчик не заявил ходатайство о её снижении либо не обосновал необходимость такого снижения, то компенсация в двукратном размере должна быть взыскана в полном объёме. Именно такая мотивировка содержится во многих судебных актах:

«В рассматриваемом случае суд апелляционной инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что предприниматель, заявляя о снижении компенсации, не представил в обоснование своей позиции доказательств, свидетельствующих о возможности ее снижения, а также что им предпринимались необходимые меры и была проявлена разумная осмотрительность с тем, чтобы избежать незаконного использования права, принадлежащего другому лицу».

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26.07.2019 № С01-685/2019 по делу № А74-15796/2018.

«Из материалов дела не усматривается, что ответчиком представлялись какие-либо документы, в том числе контррасчет, в обоснование доводов относительно размера компенсации либо приводились документально обоснованные доводы о наличии оснований для снижения размера компенсации».

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23.10.2019 № С01-1016/2018 по делу № А40-130316/2017.

«Из обжалуемых судебных актов не усматривается, что ответчиком представлялись в подтверждение довода о чрезмерности, необоснованности размера компенсации, рассчитанной истцом, какие-либо иные лицензионные договоры или иные сведения о цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака истца. […]

Однако суды в нарушение принципов равноправия сторон и состязательности при определении размера подлежащей взысканию компенсации снизили заявленную ко взысканию компенсацию ниже двукратного размера стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Расчет размера компенсации в обжалуемых судебных актах не приведен, судами не дана надлежащая оценка, представленному истцом доказательству размера стоимости права использования товарного знака — лицензионному договору от 01.10.2016».

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 10.01.2019 № 310-ЭС18-16787 по делу № А36-16236/2017.

Но это ещё не всё. Ответчику недостаточно заявить о снижении компенсации и представить доказательства в обоснование своего заявления, ему нужно доказать целую совокупность обстоятельств, необходимых для снижения компенсации. Думаю, тут легче процитировать одно из постановлений Суда по интеллектуальным правам, например, Постановление от 05.06.2019 № С01-409/2019 по делу № А57-14449/2018:

«Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 03.07.2018 № 28-П «По делу о проверке конституционности пункта 6 статьи 1232 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Суда по интеллектуальным правам», при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже низшего предела, установленного статьей 1311 ГК РФ, однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика и при следующих условиях:

— убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком;

— правонарушение совершено ответчиком впервые;

— использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

Таким образом, следует учитывать, что в соответствии с приведенной правовой позицией снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено Конституционным Судом Российской Федерации одновременным наличием ряда критериев, обязанность доказывания соответствия которым возлагается именно на ответчика. […]

Кроме того, как верно установлено судами первой и апелляционной инстанций, в настоящем деле отсутствует основной критерий, являющийся в соответствии с положениями абзаца 3 пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и постановления от 13.12.2016 № 28-П основанием для снижения размера компенсации ниже низшего предела, — одновременное нарушение исключительных прав на несколько объектов интеллектуальной собственности. В настоящем деле же истцом предъявлено требование о защите исключительного права лишь на одно средство индивидуализации».

Такой подход приводит к явной несбалансированности интересов правообладателей и нарушителей в делах о взыскании разных видов компенсаций. С одной стороны, такие высокие требования к снижению компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных товаров облегчают жизнь правообладателям, если у них есть возможность доказать количество и цену контрафактных товаров, но серьёзно осложняет жизнь нарушителям – им необходимо приложить большие усилия и в целом проявлять очень большую активность во время рассмотрения дела, чтобы надеяться на снижение компенсации.

С другой стороны, такая несбалансированность выливается в большие трудности для правообладателей при взыскании компенсации в размере от 10000 до 5000000 рублей (наиболее часто предъявляемое требование), в которых правообладатель обязан прилагать огромные усилия для взыскания сколько-нибудь значительной суммы компенсации, а ответчик может отделаться лишь формальным заявлением о необоснованности суммы компенсации, а суд может снижать сумму компенсации как ему угодно.

Я бы несколько ослабил требования к снижению компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных товаров, а именно позволил бы судам снижать её по заявлению ответчика без необходимости с его стороны всякий раз доказывать все условия для снижения компенсации, в частности тогда, когда очевидно отсутствие вероятных убытков правообладателя или их малый размер. Например, когда заявляется требование о взыскании 100 миллиардов рублей за незаконное использование товарного знака, который сам правообладатель никогда не использовал.

В случае с взысканием компенсации в размере от 10000 до 5000000 рублей я бы, наоборот, повысил требования к опровержению суммы компенсации со стороны ответчика. Этот вид компенсации взыскивается чаще всего, поскольку получить доказательства о количестве контрафактных товаров очень трудно, порой вообще невозможно. Взыскание больших сумм компенсаций повысит уважение к интеллектуальным правам и снизит количество их нарушения. В конце концов, одной из задач института компенсации является превенция нарушений, и сам Конституционный суд РФ признал, что размер присуждённой компенсации может превышать размер понесенных правообладателем убытков:

Вводя штрафную по своей природе ответственность за нарушение прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, федеральный законодатель не только учитывал объективные трудности в оценке причиненных правообладателю убытков, но и руководствовался необходимостью — в контексте правовой политики государства по охране интеллектуальной собственности — общей превенции соответствующих правонарушений. Наряду с мерами публично-правовой ответственности, предусмотренными уголовным законодательством и законодательством об административных правонарушениях, предоставление частным лицам — правообладателям возможности требовать взыскания с правонарушителей компенсации за незаконное использование исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, размер которой может превышать размер понесенных ими убытков, имеет целью реализацию предписаний статьи 44 (часть 1) Конституции Российской Федерации и выполнение Российской Федерацией принятых на себя международных обязательств.

Закончить можно разве что следующим вопросом. Чем должен руководствоваться суд, если ответчик докажет всю совокупность условий, необходимых для снижения компенсации в двукратном размере стоимости контрафактного товара? Думаю, что ответ здесь несложный – это те же самые критерии, который учитывает суд при взыскании компенсации от 10000 до 5000000 рублей. Как только суд установит основания для снижения компенсации, далее он её может считать по общим правилам с учётом всех обстоятельств.

[1] п. 73 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств»; п. 2 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 14.07.1997 № 17 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации».

[2] Постановление Президиума ВАС РФ от 04.02.2014 N 9189/13; п. 14 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности».

[3] См., например, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23.10.2019 № С01-1016/2018 по делу № А40-130316/2017; Постановление Суда по интеллектуальным правам от 10.10.2019 № С01-938/2019 по делу №А57-15972/2018; Постановление Суда по интеллектуальным правам от 03.10.2019 № С01-932/2019 по делу № А08-15101/2017 и др.